Genericidio marcario: cuando el éxito comercial pone en riesgo la exclusividad de una marca
Por: Cielo Payams, abogada asociada Estrella & Tupete abogados
El derecho marcario protege un signo mientras cumpla una función muy concreta: permitirle al consumidor reconocer al comerciante detrás del producto. El problema surge cuando ese signo se vuelve tan exitoso que el público deja de pensar en la empresa y pasa a identificarlo directamente con la mercancía.
Un conflicto reciente en el mercado dominicano ilustra con precisión esta problemática, al girar en torno a un término utilizado para identificar un conocido plato de pollo que, con el paso del tiempo, el público ha terminado por emplear como la denominación habitual del producto. En la práctica comercial, el vocablo aparece en menús, plataformas de delivery y conversaciones cotidianas para referirse al producto, sin que la mayoría de los consumidores lo asocie con una marca registrada a favor de una empresa determinada. La pregunta, entonces, resulta inevitable: si el público ya no percibe el término como una marca, ¿es suficiente esa realidad para que el derecho le retire su protección?.
Resolver esta interrogante exige distinguir los hechos del mercado de las reglas del derecho. Hay un punto que suele pasarse por alto, este es: el uso coloquial de una expresión no la convierte, por sí solo, en un bien de dominio público, especialmente cuando el titular protegió su activo en las fases iniciales del negocio. Piénsese en el escenario de una empresa que obtiene el registro de su signo cuando este conserva una fuerza distintiva plena, mucho antes de convertirse en un fenómeno masivo; que con el paso del tiempo el término alcance un éxito de tal magnitud que los consumidores comiencen a utilizarlo para denominar la categoría completa. Este escenario no borra la legitimidad de ese derecho.
Así las cosas, mientras exista un registro vigente ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y este no haya declarado su nulidad, el titular conserva intacto el derecho a exigir su exclusividad frente a terceros. Esta declaratoria, conforme al artículo 73 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial[1], [GLB1] solo puede producirse mediante una acción formal fundamentada en que el signo se ha transformado en la designación genérica, común o usual del producto. Mientras eso no ocurra, la popularidad, por más arraigada que esté en el habla cotidiana, carece de fuerza para extinguir por sí misma un derecho marcario válidamente adquirido.
Al mismo tiempo, resulta necesario considerar la otra cara de la moneda, la cual es: cuando la empresa titular notifica formalmente a un negocio competidor y logra que este modifique la denominación de su producto, no hizo sino ejercer, de manera oportuna, el derecho que la ley le reconoce. Sin embargo, esa diligencia no la exime del riesgo de que, si llegara a demostrarse que el uso generalizado del término ya se había consolidado antes de esta notificación, la propia empresa titular podría verse expuesta a una solicitud de cancelación fundamentada en esos mismos hechos.
No obstante lo anterior, el riesgo de que se consolide un uso generalizado antes de la notificación explica un fenómeno a primera vista contradictorio: la presencia actual de numerosos establecimientos que incorporan en su nombre comercial el término gastronómico en disputa. La explicación no reside en que el ordenamiento tolere usos paralelos de un signo ya registrado como marca, sino en que el nombre comercial y la marca constituyen registros distintos, sujetos a exámenes de fondo igualmente distintos.
Es plausible que alguno de esos nombres comerciales, al tratarse de un signo compuesto por varias palabras, haya superado el examen de distintividad correspondiente a esa figura en particular, pese a que, de haberse solicitado el mismo término como marca aislada para identificar el producto, debería haber sido rechazado conforme al artículo 74 de la Ley núm. 20-00, por reproducir un signo ya registrado a favor de un tercero.
Que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial haya aprobado un nombre comercial que contiene el término no corrige, ni legitima retroactivamente, el registro previo de la marca: ambos trámites conviven dentro del mismo sistema registral, pero no se neutralizan entre sí, y el titular de la marca conserva la facultad de actuar contra cualquier uso del signo que, más allá del nombre comercial aprobado, se extienda a identificar el producto mismo en menús, empaques o publicidad.
La lección más importante que deja este escenario es que la defensa de un signo no debe ser puramente reactiva; las empresas tienen la responsabilidad estratégica de impedir, desde el primer día, que su marca sea adoptada como una denominación común. Esperar a que el término se arraigue en el vocabulario colectivo antes de actuar constituye una decisión de alto riesgo, pues la inacción del titular puede contribuir a consolidar los elementos probatorios que sustenten una eventual pretensión de genericidad.
Ahí radica la paradoja del genericidio marcario: el éxito comercial de una marca puede convertirse en su mayor riesgo jurídico si no se acompaña de una estrategia activa de protección. Registrar una marca es apenas el primer paso. Vigilar su uso en el mercado, actuar de forma consistente frente a las infracciones y reforzar públicamente su carácter distintivo son tareas igual de importantes, porque el lenguaje cotidiano no perdona: tarde o temprano termina apropiándose de lo que tanto costó construir como activo empresarial.
Fuentes:
REPÚBLICA DOMINICANA. Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial. [En línea]. Gaceta Oficial No. 10399, del 8 de mayo de 2000. [Consultado el 20 de julio de 2026]. Arts. 73 y 74. Disponible en https://www.onapi.gob.do/index.php/sobre-nosotros/marco-legal
FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Madrid: Marcial Pons, 2004.
PERIÓDICO elCaribe. El genericidio marcario es perjudicial. [En línea]. [Consultado el 20 de julio de 2026]. Disponible en https://www.elcaribe.com.do/sin-categoria/genericidio-marcario-perjudicial/
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